Merkbescherming

Elk teken dat de waren en/of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen, kan als merk worden beschermd. Niet alleen woorden (naam van product, dienst of onderneming), afbeeldingen (logo, uiterlijk verpakking, omslag tijdschrift), cijfers of combinaties daarvan, maar ook kleuren, slagzinnen, patronen, positie op een product, beweging van het merk, combinatie van beelden en klank (multimedia) en holografische kenmerken (hologram) en de vorm van de waar of de verpakking kunnen merk zijn. In overleg met u beoordelen wij welke onderscheidingstekens u het beste als merk kunt laten registreren.
 

Voorbeelden van een merk
 

Beeldmerk met woord in speciale schrijfwijze	Woordmerk	Beeldmerk in kleur
Logo in kleur	Beeldmerk in zwartwit
Slagzin	Vorm van de waar	Uiterlijk verpakking

Weigering
De officiële merkenautoriteiten hebben de bevoegdheid een depot van een merk te weigeren. De belangrijkste gronden waarop een merkdepot kan worden geweigerd zijn:

• het teken mist elk onderscheidend vermogen en/of is beschrijvend voor de betreffende waren en/of diensten: bijvoorbeeld de naam COMPUTERSHOP voor een winkel die computers verkoopt;
• het teken is in strijd met de openbare orde of goede zeden: bijvoorbeeld bij racistische uitingen of obscene afbeeldingen;
• het teken kan tot misleiding van het publiek leiden: bijvoorbeeld de afbeelding van een KOE voor plantaardige margarine.

Oppositie
In de meeste landen kunnen derden bezwaar maken tegen de registratie van een merk in het betreffende merkenregister door het instellen van oppositie bij de officiële merkenautoriteiten. Oppositie kan over het algemeen pas worden ingesteld nadat het merkdepot is gepubliceerd.

Het uitsluitend recht op een merk wordt in beginsel verkregen door het eerste depot en registratie in het merkenregister en niet door het eerste gebruik van een merk. Het laten registreren van uw merken is dan ook een noodzakelijke stap om de rechten op uw onderscheidingstekens te verkrijgen en inbreuk tegen te gaan.
 

Registratie van een merk begint in de meeste gevallen met een merkdepot in de Benelux.

Merkbescherming buiten de Benelux kan op drie manieren worden verkregen:
Uniemerk
Internationaal merk
Nationaal merk
 

Het is niet noodzakelijk het merk direct in alle relevante landen tegelijk te deponeren. Na het eerste depot van het merk in bijvoorbeeld de Benelux hebt u maximaal zes maanden bedenktijd om het merk alsnog in de landen buiten de Benelux te deponeren waar het als merk moet worden beschermd. Dit is het recht van voorrang of prioriteit. Het depot van het merk in de landen buiten de Benelux verkrijgt dan met terugwerkende kracht dezelfde beschermingsdatum als de depotdatum van het merkdepot in de Benelux.
 

Nadat een merk is geregistreerd, raden wij u aan door middel van het ‘®’ symbool duidelijk te maken dat het om een wettelijk geregistreerd merk gaat. Alvorens een merk te deponeren, is het echter belangrijk eerst een beschikbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.
 

Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel / Domeinnaamregistratie
Veel ondernemers zijn ten onrechte van mening dat een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of het registreren van een domeinnaam reeds voldoende is om tegen een derde te kunnen optreden.
 

Een handelsnaamrecht is in beginsel echter een veel beperkter recht dan een merkrecht en kan slechts worden ingeroepen tegen het gebruik van een sterk gelijkende handelsnaam (of merk) voor soortgelijke activiteiten binnen het (geografisch) gebied waar de handelsnaam daadwerkelijk wordt gevoerd (de onderneming klanten heeft of actief klanten werft). Een Benelux merk is daarentegen niet alleen geldig voor de gehele Benelux, maar hoeft de eerste vijf jaar na de registratiedatum niet normaal te worden gebruikt om toch tegen een identiek of overeenstemmend teken in de Benelux te kunnen optreden.
 

Een domeinnaam is eigenlijk niet meer dan een adres op internet. Op grond hiervan kan in beginsel niet worden opgetreden tegen een derde die een identiek of overeenstemmend teken gaat gebruiken in bijvoorbeeld de Benelux voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten. Dit kan worden voorkomen door een merkregistratie in de Benelux te verrichten.

Beschikbaarheidsonderzoek
Zonder onderzoek voorafgaand aan het depot van een merk is de beschikbaarheid van een merk moeilijk in te schatten en is de kans waarschijnlijk groot dat inbreuk gemaakt zal (gaan) worden op oudere rechten van derden. Er zijn verschillende soorten onderzoeken waaronder begrepen identiek en overeenstemmend merkonderzoek, handelsnaamonderzoek en gebruiksonderzoek.
 

Het uitvoeren van een onderzoek naar de beschikbaarheid van een merk voorafgaand aan een merkdepot heeft als doel de mogelijke risico’s van conflicten met houders van oudere rechten zoveel mogelijk te beperken. Het is onze ervaring dat deze risico’s aan de hand van onze onderzoeken goed inzichtelijk kunnen worden gemaakt en op grond van onze onderzoeken een goed afgewogen beslissing over de keuze voor een merk kan worden genomen. Er kan echter geen honderd procent zekerheid worden geboden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat de informatie die wij krijgen aangeleverd niet volledig up-to-date is en ook onvolledig kan zijn. Daarnaast blijft het uiteindelijke oordeel over de aangetroffen merken en handelsnamen, ondanks onze ervaring en expertise, subjectief. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade die uit deze beperkingen voortvloeit.

Bij het depot van een merk moet worden aangegeven voor welke waren en/of diensten het merk moet worden geregistreerd. De waren en/of diensten waarvoor een merk kan worden geregistreerd zijn onderverdeeld in 45 verschillende klassen (de Classificatie van Nice). Er zijn 34 warenklassen (1-34) en 11 dienstenklassen (35-45).
 

In overleg met u wordt het aantal klassen bepaald en stellen wij een op maat gemaakte specificatie van de waren en/of diensten op. Zodoende wordt voorkomen dat bepaalde waren en/of diensten buiten de merkbescherming vallen.

Gebruiksverplichting
Een merkrecht kan in de meeste landen door een derde vervallen worden verklaard wanneer het merk door de houder of een derde met zijn toestemming niet binnen drie of vijf jaar na de registratiedatum op normale wijze wordt gebruikt voor de waren en/of diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Indien het merk gedurende een ononderbroken periode van drie of vijf jaar niet wordt gebruikt, kan het merkrecht ook vervallen worden verklaard. Het merkrecht kan (onder omstandigheden) wel weer worden hersteld door het merk voor het eerst of opnieuw te (gaan) gebruiken. Verder moet het merk worden gebruikt zoals het is geregistreerd. Indien het merk op een andere wijze wordt gebruikt, kan dit verval van het merkrecht betekenen.
 

Verwerking van rechten door gedogen
In de meeste landen geldt de regel dat een merkhouder het recht verliest zich alsnog tegen het gebruik van een later geregistreerd identiek of overeenstemmend merk te verzetten, wanneer hij gedurende een ononderbroken periode van minimaal vijf jaar, het gebruik van een later geregistreerd merk bewust heeft gedoogd.

Licentie
Het recht op het gebruik van een merk (licentie) kan aan een derde worden verleend voor alle of een deel van de waren en/of diensten waarvoor het merk is geregistreerd. Een licentie in de Benelux kan gelden voor de gehele Benelux of alleen voor bijvoorbeeld Nederland.

Overdracht
Een merkrecht kan voor alle of een deel van de waren en/of diensten waarvoor het merk is geregistreerd worden overgedragen. Een overdracht in de Benelux kan alleen betrekking hebben op de gehele Benelux.

Derdenwerking
Een overdracht of licentie heeft in beginsel pas derdenwerking vanaf het moment dat de licentie of overdracht is aangetekend in de officiële merkenregisters. Wij kunnen de licentie of overdracht voor u laten aantekenen in de officiële merkenregisters.

Indien de naam en/of het adres van de merkhouder wijzigt, is het verstandig deze wijziging(en) te laten aantekenen in het merkenregister. Zodoende blijkt altijd uit het merkenregister wie de rechtmatige houder van het merk is en waar deze merkhouder is gevestigd of woonachtig is waardoor berichten van de officiële merkenautoriteiten bijvoorbeeld die in sommige gevallen alleen aan de merkhouder worden gestuurd niet worden gemist. Daarnaast heeft een wijziging van de naam en/of het adres van de merkhouder in beginsel pas derdenwerking vanaf het moment dat de betreffende wijziging in de merkenregisters is aangetekend. Wij kunnen de wijziging van de naam en/of het adres voor u laten aantekenen in de merkenregisters.

U weet meestal niet of een derde bezig is met het verkrijgen van een registratie voor een identiek of overeenstemmend merk voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten. Om hiervan in een vroegtijdig stadium op de hoogte te zijn, raden wij u aan uw merk te laten opnemen in de merkbewaking.
 

In de praktijk wordt een conflicterend merk pas opgemerkt nadat het op de markt wordt geïntroduceerd en al een gerede kans op schade is ontstaan. Indien een mogelijk conflicterend merk in een vroegtijdig stadium wordt ontdekt, kan vaak effectiever en tegen aanmerkelijk lagere kosten (bijvoorbeeld door het instellen van oppositie) tegen de vermoedelijke inbreukmaker worden opgetreden. Een inbreukmaker zal in de regel dan eerder geneigd zijn het gebruik van het merk te staken of aan te passen ter voorkoming van mogelijk nog grotere schade. Uw merk kan in vrijwel alle landen van de wereld worden bewaakt.

Een merkhouder kan zich in beginsel, op grond van zijn uitsluitend merkrecht, verzetten tegen elk gebruik en/of (latere) registratie van een identiek of overeenstemmend teken (zoals jongere merken en handelsnamen) voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten.
 

Indien een derde een identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke waren en/of diensten heeft gedeponeerd, gebruikt en/of gaat gebruiken, bekijken wij in overleg met u welke stappen tegen de mogelijke inbreuk kunnen worden ondernomen.

Een merkregistratie kan op verzoek van een derde in een groot aantal landen via een administratieve procedure bij de officiële merkenautoriteiten in het betreffende land worden doorgehaald. De houder van een oudere merkregistratie kan bijvoorbeeld de doorhaling van een mogelijk conflicterende jongere merkregistratie verzoeken. De doorhaling van een merkregistratie kan ook op absolute gronden (onder meer wegens gebrek aan onderscheidend vermogen/beschrijvend voor de relevante waren en/of diensten) en wegens niet-gebruik worden verzocht.